专利申请是企业取得专利权、获得独占地位的关键环节,但是由于专利具有时间性、地域性、公开性等特点,因此,专利是否申请,何时申请、专利申请的类型及要求保护的范围等各方面的正确决策对企业顺利实施专利战略有着重要的影响,企业在申请专利时要注意以下几点:
1、技术成果保护方式的选择
在申请专利之前要先考虑要不要申请专利,若作为技术秘密来保护更为有利的,就不申请专利。然而由于当今科技发展迅速,仿制手段层出不穷,这种权利选择方式将面临较大的挑战。对于特定技术成果而言,确定其知识产权保护模式时应当考虑哪些因素呢?概括起来讲,一项技术成果是选择专利化还是商业秘密化通常需要考虑如下三个方面的因素:
其一是维持秘密可能性的大小。维持秘密的可能性越大,权利人支付的维持成本越低,实际占有的垄断地位越高,相应的收益也越多。在此种情况下,商业秘密制度成为首选;反之,维持秘密的可能性越小,权利人支付的维持成本越高,但如果将这些维持成本转而用于专利权的申请,以此获得专利制度的法定垄断地位,其收益仍然能够保障,此时专利制度就应当成为首选。
其二是同一发明被多人创造出来的可能性大小。可能性越小,权利人承担的竞争成本就越少,实际垄断地位就越有所保证,此时选择商业秘密制度可行;反之,同一发明被多人创造出来的可能性越大,权利人应当承担的竞争成本就越多,此时取得具有法定垄断性的专利保护就应当成为首选。
其三是特定发明创造被更新替代的周期长短。如果被更新替代的周期短于专利保护期,则选择专利制度更符合权利人的经济利益;反之,商业秘密制度对其更为有利。
企业可以根据技术成果的实际情况,选择专利或技术秘密保护;或是一件发明中的部分技术申请专利,另一部分作为技术秘密保密;或者在专利申请书中掩盖一部分技术决窍,但是应避免因公开不充分而导致申请被驳回。
2、专利申请时机的选择
专利申请时机选择也很重要,主要根据对技术本身的评价和对竞争对手及市场的分析做出决定。对于基本专利,一般要等到其应用研究和周边研究大体成熟后,再提出专利申请防止其他企业在基本专利的基础上做继续改进性研究,或抢先申请应用发明专利而造成对自己基本发明的封锁保护。竞争对手多,或市场需求强,或易被模仿的技术,应尽快申请专利;对本企业领先的、不易被模仿的技术,可以在竞争对手快要追上时再申请专利,一方面延长了保护期,另一方面也避免了技术过早地公开给竞争对手可乘之机。在申请之前宜先了解一下社会对发明的需求情况,选择有利的时机申请,以免取得专利后得不到实施带来经济上的损失。
3、专利申请类型与布局选择
企业在进行专利申请时,应对本企业的技术成果进行分析分类,合理布局,构建企业专利网。通常而言,企业可以通过基本专利、外围专利、防卫专利和迷惑专利的综合运用,来达到专利保护的目的。
其一,基本专利。基本专利是独创性非常高的发明,它具有广泛应用的可能性和获取重大经济效益的前景。基本专利具有如下特点:竞争对手无法绕过基本专利而作仿制;基本专利在实用化时,需要解决一系列技术问题,从而可派生大量相关专利;开发周期长,费用大;发展前景大,有的基本发明对产业活动会产生根本性影响。[1]基本专利,开拓了一个新的技术领域,谁拥有基本专利,谁就可以在激烈的技术竞争中取得垄断地位和支配权;企业掌握的基本专利越多,企业在市场中的竞争力就越强。一个企业如果拥有强劲的技术研究开发能力和雄厚的资本,那么获得基本专利是十分必要的。另外,对于产生基本专利的技术要进一步贮备,取得改进专利,以便在基本专利到期后,仍能起到保护作用。
其二,外围专利。外围专利又称为改进专利,是围绕基本专利技术所做出的改进发明创造专利,通过外围专利可以在基本专利到期后,在一定程度上延续其垄断性。在先申请制条件下,当已知对手也在研究同一技术项目,且已接近成功时,则先以基本专利广泛地控制核心技术,然后在其周围不断地、逐步地申请改进专利,最后构成以基本专利为中心的专利网;并尽可能将基本专利与外围专利同时申请,以避免先公开基本专利后引起其他企业申请外围专利的竞争。基本专利中的基本发明尽管具有很强的应用前景,但往往需要一系列技术配套措施。如果发现竞争对手形成以基本专利为核心的专利网使自己难以开发时,可以绕过对方的基本专利,发掘对方的“空隙”技术,积极开发外围专利技术,在基本专利的周围形成一道墙,缩小基本专利权人在这一领域的活动余地,通过构建自己的外围专利网,与基本专利分庭抗礼。
其三,防卫专利。有的发明虽然是本企业暂时不实施的,但作为一种技术储备或将来实施更新发明的基础,应当申请防卫专利,以免被其他企业抢先申请而形成对自己的限制。
其四,迷惑专利。在同行之间竞争非常激烈时,为了不让对手清楚掌握本企业的技术发展方向,故意将一些并非本企业所需的技术申请专利,让对手无法追踪自己的发展。
4、申请文件的撰写技巧
在专利申请的宏观布局做好之后,能否达到预期的效果,关键在于专利申请文件的撰写。发明和实用新型专利的保护范围是以权利要求书为准的,从专利申请、专利审查到专利保护,都是围绕专利权利要求而进行的。在专利申请过程中,专利申请人将其发明的具体技术方案转化为文字,并使用权利要求对其要求保护的技术进行界定。在专利审查过程中,专利局审查专利权利要求界定的技术方案是否符合专利的授权要件。在专利侵权诉讼过程中,法院需要根据权利要求的记载确定专利的保护范围。可见,在专利申请阶段权利要求的撰写在很大程度上决定了一个专利的命运。
在专利的保护范围问题上,专利权人和社会公众的利益是冲突的。专利权人总是尽量使专利的保护范围最大化,而社会公众总是希望专利保护范围最小化。专利保护范围最大化有利于对专利权人的保护,有利于鼓励发明创造,但可能会妨碍技术的传播和应用;专利保护范围最小化有利于技术的传播和应用,但有可能使发明创造得不到有效的保护,从而挫伤发明人从事发明创造和申请专利的积极性。在确定专利保护范围时,必须平衡专利权人和社会公众的利益。这样才能实现专利法保护专利权人的合法权益、鼓励发明创造、推广发明创造的应用、提高创新能力、促进科技进步和经济社会发展的目的。专利保护范围的确定主要是通过权利要求来完成的。对于企业而言,在权利要求的撰写中,就是要在法律允许的范围内尽量扩大专利的保护范围,为企业实现经济利益奠定前提基础。
5、发明专利申请期间的自我保护
我国对发明专利的授权实行早期公开延迟审查制度。从发明专利开始申请到授权后可以分为三个阶段,分别处于三种权利状态:第一阶段是从申请到公布技术方案,专利局在这段时间内进行初步审查;第二阶段从公布后至授权,专利局在这段时间内完成实质审查;第三阶段是授权公报后专利权正式生效。
第一阶段中的专利申请案始终处于保密状态,不为公众所知。在此阶段如果第三人独立发明了相同的技术,专利申请人往往只能等到专利正式授权后再禁止其使用。但当第三人通过非法手段窃取保密阶段的技术内容,权利人可以主张其侵犯商业秘密并提起诉讼。
第二阶段中的专利申请案一方面被专利局加以公开变成公知技术,一方面在最终授权前又以专利权保护。这里就涉及专利权临时保护问题,也就是指发明专利申请公布后到专利授权前要求使用者支付适当使用费的规定。但是,专利权人依据临时保护主张使用者的费用并不是侵权赔偿而只是合理使用费。根据专利法规定,发明专利申请公布后,申请人就可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。在专利权正式生效后,专利权人可以在被拒绝付费后依法起诉。
第三阶段的专利由于已经被正式授权,受到专利法全面保护。无论第三人通过合法或者非法手段获取专利技术,甚至当第三人是在该专利申请日(有优先权的按照优先权日)之后独立发明相同的技术也必须在专利权人同意后才能使用,否则即构成侵权。
6、技术成果的公开策略
有时候,某些发明创造的市场前景并不理想,没有必要取得独占权,如果申请专利,需花去一笔不少的费用,可能不划算;如果将该发明创造作为商业秘密保护,则担心竞争对手一旦得知该发明创造并抢先获得专利权,对自己构成威胁。在这种情况下,可将该发明创造的内容公开,使竞争对手以后可能递交的专利申请失去新颖性,以阻止他人获得专利权,从而达到自己不申请专利,又不必被他人申请的目的。采用公开战略时要注意以下事项:
第一,公开发明创造的内容时,只要将其基本内容公开到足以破坏此后可能递交的专利申请的新颖性即可,不必公开所有的细节。特别是其中的关键内容,只要他人不易研究出来,尽量不要公开。
第二,应尽快在小范围公开,可在本公司的出版物或者选择在发行面窄、发行量少的出版物上公开。第三,公开战略可和专利申请结合起来运用。根据专利法规定,在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出或者在规定的学术会议或者技术会议上首次发表后的六个月内,申请人申请专利,该技术不丧失新颖性,但对竞争对手而言则丧失了新颖性。因此企业可以在这段时间内,充分考虑是否申请专利尤其在新产品的试生产尚未成功而竞争对手又有可能作出相同的专利时,可予以采用。第四,公开的后果是不可逆转的,因此公开之前一定要慎重,否则将给公司带来巨大的、不可挽回的损失。
上海知识产权律师 夏烨律师 咨询电话:18001606539 |